ZRP
Tuca Zbarcea & Asociatii

Precizări asupra mărcilor notorii neînregistrate în România conform actualelor prevederi ale Legii nr. 84 (1998) rep. privind mărcile și indicațiile geografice

05 Septembrie 2017   |   Adrian Căvescu, avocat și consilier în proprietate industrială

Adrian Căvescu este în prezent avocat și consilier în proprietate industrială, domeniu în care lucrează din anul 1999.

Adrian Căvescu, avocat si consilier în proprietate industrială

 
 
În prezent, Legea nr. 84/1998 rep. transpune Directiva 2008/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului, din 22 Octombrie 2008, de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci. Sintagma „de apropiere a legislațiilor” nu a fost agreată și de legiuitorul român așa cum vom vedea în acest material, în special în ceea ce privește statutul juridic al mărcii notorii.

Astfel, potrivit prevederilor art. 3, alin 1, lit (d) din Legea nr. 84/1998 republicata, privind marcile si indicatiile geografice: „marca notorie este marca larg cunoscutǎ in România in cadrul segmentului de public vizat pentru produsele sau serviciile cǎrora aceasta se aplicǎ, fara a fi necesarǎ înregistrarea sau utilizarea mǎrcii in Romania pentru a fi opusǎ”.


Precizarea că “nu este necesarǎ utilizarea unei mǎrci notorii” neînregistrate, încalcǎ dispoziţiile legale care au consacrat această instituţia juridicǎ, respectiv art. 6 bis din Convenţia de la Paris, potrivit cǎrora, beneficiazǎ de aceste prevederi marca neînregistratǎ dar folositǎ pentru produse identice sau similare, fiind în contradicție cu toate celelalte norme de drept aflate în corelație, astfel:

1. Art. 6 bis, par. (1) şi (2) din CONVENTIA DE LA PARIS PENTRU PROTECTIA PROPRIETATII INDUSTRIALE, Ratificata de Romania prin Decretul nr. 1.177/1968:
“... va considera cǎ este notoriu cunoscutǎ ... marca unei persoane admise sǎ beneficieze de prezenta Convenţie şi ca fiind folositǎ pentru produse identice sau similare.

2. Punctul 9 al preambulului DIRECTIVEI 2008/95/CE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI:
Pentru a reduce numărul total al mărcilor înregistrate și protejate în Comunitate și, prin urmare, numărul litigiilor care apar între ele, este important să se ceară ca mărcile înregistrate să fie efectiv utilizate, sub sancțiunea decăderii din drepturi.

3. Art. 11 alin. (1) – (3) și Art. 12 ale ale DIRECTIVEI 2008/95/CE, “Sancțiuni privind neutilizarea unei mărci în cadrul procedurilor judiciare sau administrative”:
Nu poate fi declarată nulitatea unei mărci în temeiul existenței unei mărci anterioare cu care se află în conflict dacă aceasta din urmă nu îndeplinește condițiile de utilizare stabilite la articolul 10 alineatele (1) și (2) sau, după caz, la articolul 10 alineatul (3).
Un stat membru poate să prevadă că nu poate fi refuzată înregistrarea unei mărci în temeiul existenței unei mărci anterioare cu care se află în conflict dacă aceasta din urmă nu îndeplinește condițiile de utilizare stabilite la articolul 10 alineatele (1) și (2) sau, după caz, la articolul 10 alineatul (3).
Art. 12: Motivele de decădere:Titularul unei mărci poate fi decăzut din drepturile sale dacă, pe o perioadă neîntreruptă de cinci ani, marca nu a fost utilizată în mod serios, în statul membru în cauză, pentru produsele sau serviciile pentru care aceasta este înregistrată și dacă nu există motive întemeiate pentru a nu fi fost utilizată. Cu toate acestea, nici o persoană nu poate reclama decăderea din drepturi a titularului unei mărci dacă, între expirarea acestei perioade de cinci ani și prezentarea cererii de decădere, marca a început sau a reînceput să fie utilizată în mod serios.

4. LEGEA nr. 84/1998 rep. PRIVIND MǍRCILE ŞI INDICAŢIILE GEOGRAFICE,
Art. 6, alin. (1) lit. f: “In afara motivelor prevǎzute la art. 5 alin. (1), o marcǎ este refuzatǎ la inregistrare sau, dupǎ caz, este susceptibilǎ a fi anulatǎ pentru urmǎtoarele motive relative: mǎrcile care, la data de depozit a cererii de inregistrare a mǎrcii sau, dupǎ caz, la data prioritǎţii invocate, sunt notorii in România, în sensul art. 6 bis al Convenţiei de la Paris.”

Art. 19, par. (3) lit. a: “La cererea solicitantului, titularul marcii care a formulat opozitia prezinta OSIM dovada cǎ: în cursul unei perioade de 5 ani care preceda data publicarii marcii asupra careia s-a formulat opozitia, marca anterioara a facut obiectul unei folosiri efective pe teritoriul Romaniei pentru produsele si serviciile pentru care aceasta a fost inregistratǎ

Art. 24 alin. (1) lit. a-d:
Examinarea motivelor de refuz privind marca notorie se face potrivit unor criterii, cum ar fi:
a)    gradul de distinctivitate, initiala sau dobandita, a marcii notorii in Romania;
b)    durata si intinderea utilizarii in Romania a marcii notorii in legatura cu produsele si serviciile pentru care o marca se solicita a fi inregistrata;
c)    durata si intinderea publicitatii marcii notorii in Romania;
d)    aria geografica de utilizare a marcii notorii in Romania
;”

Or, scopul legiuitorului trebuie sa fie acela de a evita situațiile de blocaj sau monopol neconcurenţial pe piaţǎ, prin dobândirea statutului de marcǎ notorie neînregistrată, atribuit unui semn, urmatǎ de o eventuală stare de pasivitate a titularului – semnul devenit marcă notorie nu mai este folosit efectiv -  dar care, în virtutea prevederilor art. 3 alin. 1 lit. d din lege, continuǎ sa rǎmânǎ protejat legal și să se bucure de statutul mǎrcii notorii, pentru o perioadă nedeterminată.

Legiuitorul ar fi trebuit, dimpotrivǎ, sǎ solicite o atitudine activă din partea deţinǎtorului mărcii notorii, impunând utilizarea drept o condiţie imperativǎ în determinarea “largii cunoaşteri” a mǎrcii și menținerea statutului de marcă notorie.

Altă prevedere a legii care conferă mărcii notorii un statut aparte este cea privind decăderea din drepturile conferite de marcă, în sensul că decăderea este posibilă numai pentru mărcile înregistrate, în timp ce mărcile notorii, neînregistrate dar nefolosite nu pot fi decăzute, astfel:

Art. 46, alin. (1) lit. a: “Orice persoanǎ interesatǎ poate solicita Tribunalului Bucureşti, oricând în cursul duratei de protecţie a mǎrcii, decǎderea titularului din drepturile conferite de marcǎ dacǎ:
fǎra motive justificate, intr-o perioada neintrerupta de 5 ani, socotita de la data inscrierii in Registrul mǎrcilor, marca nu a facut obiectul unei folosiri efective pe teritoriul Romaniei pentru produsele sau serviciile pentru care aceasta a fost inregistratǎ sau dacǎ aceastǎ folosire a fost suspendatǎ pentru o perioada neîntreruptǎ de 5 ani
;”

Marca are funcția esențială de a garanta consumatorului sau utilizatorului final “identitatea de origine a produsului sau a serviciului ce fac obiectul mărcii, permițându-i acestuia să distingă fără confuzie posibilă acele produse sau acele servicii care au o proveniență diferită.”1

Cu alte cuvinte, marca permite consumatorului să deosebească produsele și serviciile unui anumit operator economic de cele concurente existente pe piață. Pentru a își indeplini funcția esențială, marca trebuie sa fie folosită pentru categoria de produse și servicii cărora aceasta se aplicǎ.

Notorietatea este un atribut al unei mărci, fără necesitatea înregistrării acesteia, însă trebuie să fie un atribut condiționat de folosirea acesteia, pentru a continua să își îndeplinească funcţiile mǎrcii.

Or, cum îndeplineşte o marcǎ notorie toate aceste funcţii, dacă legea Română a marcilor nu indica necesitatea de a fi folosită?

In acest sens, trebuie remarcat cǎ textul de lege criticat conferǎ titularului protecţia de a creea o marcǎ de blocaj, un monopol anticoncurenţial şi nejustificat în calea comerţului liber, cu consecinta cǎ nicio altǎ persoanǎ interesată nu poate in viitor înregistra sau utiliza, în activitatea sa comerciala, un semn identic sau similar cu „marca notorie” dar neutilizatǎ, și nici nu poate cere concursul justiției pentru decaderea titularului, pentru motivul neutilizarii nejustificate. Având în vedere specificul domeniului proprietǎţii industriale, strict legat de cel dinamic al activitǎţile comerciale, nefolosirea unei marci notorii contrazice atributul acesteia de a fi  “marcǎ larg cunoscutǎ”.

►    Poate fi considerat dreptul asupra unei mǎrci notorii neînregistrate unul perpetuu şi inalienabil?
►    Poate marca notorie neînregistrată, dar neutilizată să îşi îndeplinească în mod efectiv şi serios funcţia de a rămâne larg cunoscută?

În mod logic, concluzia nu poate fi decât una singurǎ, în sensul cǎ, pentru a fi larg cunoscută de segmentul de public vizat, pentru produsele sau serviciile cărora marca notorie li se aplicǎ, aceasta trebuie să fie utilizatǎ, sǎ existe efectiv pe piaţa vizatǎ; fără a fi utilizata marca notorie nu se poate menține larg cunoscută.

Definiția aduce încalcari inclusiv Constitutiei Romaniei:
Art. 16 alin. (1) şi (2): EGALITATEA IN DREPTURICetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări.” “ Nimeni nu este mai presus de lege.”

Se poate reține încălcarea art. 16 alin. (2) din Constituție - nimeni nu este mai presus de lege - întrucât dispozițiile legale criticate se aplică tuturor titularilor de mǎrci, întrucât opțiunea legiuitorului de a scuti titularul unei marci notorii de obligaţia de folosire efectivǎ şi serioasǎ a acesteia, respectiv de a exclude posibilitatea decǎderii din drepturi pentru nefolosire, reprezintǎ soluții legislative lipsite de caracter obiectiv și rezonabil prin raportare la scopul urmărit.

Totodatǎ, recunoaşterea caracterului de marca notorie a unui semn, fǎrǎ a fi necesarǎ utilizarea acestuia şi de a exclude posibilitatea decǎderii titularului din drepturi, în situaţia nefolosirii acesteia, apare ca fiind nejustificată, acordând acestuia din urma un privilegiu în raport cu orice altǎ persoanǎ interesatǎ în utilizarea efectivǎ, sau chiar de înregistrarea ca marcǎ a unui semn identic sau similar. Raportat la prevederile art. 16 par. (1) din Constitutie, privind  Egalitatea în drepturi: “cetăţenii sunt egali în faţa legii[…], fără privilegii şi fără discriminări”, putem constata chiar o formǎ de discriminare a titularilor de mǎrci (înregistrate), care pot fi decǎzuţi din drepturile conferite de marcǎ, pentru motivul nefolosirii nejustificate a acesteia fata de titularii marcilor notorii care, iata, potrivit prevederilor legale actuale, nu pot fi decazuti din drepturi.

Art. 21, alin. (1) şi (2): ACCESUL LIBER LA JUSTITIE
Orice persoană se poate adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor, a libertăţilor şi a intereselor sale legitime.”„Nicio lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept.

Dreptul fundamental privind liberul acces la justiție, nu este un drept absolut, putând fi limitat prin anumite condiții de formă și de fond impuse de legiuitor, prin raportare la dispozițiile art. 21 din Constituție.  Aceste condiționări nu pot fi acceptate dacă afectează dreptul fundamental în chiar substanța sa.  În contextul prevederilor actuale deţinǎtorul unei mǎrci notorii nu poate fi decǎzut din drepturi, întrucât o marca rămâne notorie fără a fi necesara utilizarea acesteia, dispozițiile legale criticate eliminând practic dreptului de acces la justiție, astfel:
O cerere de decǎdere a titularului din drepturile asupra unei mǎrci notorii, pentru motivul de a nu fi făcut obiectul unei folosiri efective, într-o perioada neintrerupta de 5 ani, ar fi respinsa drept inadmisibilǎ. In acelaşi timp, marca notorie neînregistratǎ şi nefolositǎ se sustrage prevederilor art. 46 alin. (1) lit. a), care menţioneazǎ expres cǎ termenul de 5 ani curge de la data inscrierii în Registrul marcilor, ori o marca notorie nu este inscrisa în Registrul Marcilor și nici nu este necesar a fi utilizatǎ.

În concluzie, o marca notorie nu poate fi decǎzuta apelând la concursul justiției, aspect ce poate fi considerat chiar o limitare a accesului liber la justitie.

Art. 44 alin. (1) şi (7): DREPTUL DE PROPRIETATEDreptul de proprietate […] este garantat. Conţinutul şi limitele acestui drept sunt stabilite de lege.”„Dreptul de proprietate obligă la [...] respectarea celorlalte sarcini care, potrivit legii sau obiceiului, revin proprietarului.”

În legătură cu încălcarea dreptului de proprietate observăm că dobândirea  statutului de marcǎ notorie conferă titularului un drept absolut si inepuizabil asupra mărcii, întrucât o acţiune în decǎderea din dreptul la marca notorie (dar nefolosita nejustificat), formulatǎ de orice persoanǎ interesatǎ este, în acest context,  inadmisibilǎ, creându-se astfel posibilitatea legitimǎrii unei situaţii juridice de protecţie a unei mǎrci de blocaj, un privilegiu care incalcǎ legea fundamentalǎ.

Or, jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului2 a precizat că dreptul de proprietate intelectuală asupra mărcilor constituie un "bun", a cărui respectare este asigurată prin dispozițiile art. 1 din Primul Protocol adițional la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale.

Numai cǎ, potrivit art. 44 alin. (1) din Constituție, deşi "dreptul de proprietate[…]este garantat”, “conținutul și limitele acestui drept sunt stabilite de lege". Curtea Constituțională a României a reținut în mod constant in jurisprudenţa sa, că “dreptul de proprietate nu este unul absolut, ci poate fi supus anumitor limitări, potrivit art. 44 alin. (1) din Constituție3.

In acest context legislativ si jurisprudential, apreciem că aceste texte de lege conferǎ titularului unei mǎrci notorii un drept absolut, necondiţionat de utilizarea acesteia în activitatea comercialǎ, fǎrǎ respectarea acestei obligaţii care, potrivit legii, revine titularului unei mǎrci înregistrate (fie ea notorie sau nu).

Obligaţia principalǎ de utilizare a unei mărci este atribuitǎ de altfel titularului mǎrcii notorii, fiind cuprinsǎ în chiar textul art. 3 (1) lit. d), potrivit cǎruia marca, pentru a deveni şi a se menţine notorie, trebuie sǎ fie cunoscutǎ segmentului de public vizat. În afara utilizǎrii pe piaţǎ şi a contactului direct cu consumatorii, nu cunoaştem un alt mod de a aduce marca la cunoştinţa publicului.

Dispozițiile legale criticate acordǎ o protecție anticoncurenţialǎ si nejustificatǎ mărcii notorii, constând in aceea cǎ marca rǎmane notorie fǎrǎ a fi necesarǎ folosirea acesteia şi, pe cale de consecinţǎ, faptul cǎ, titularul unei marci notorii nu poate fi decǎzut din drepturi.

In concluzie, într-o eventuală formă viitoare a textului legii mărcilor, considerǎm cǎ trebuie eliminate aceste sintagme, impunându-se urmatorul continut:

Art. 3 alin. (1) lit. d: „Marca notorie este marca larg cunoscuta in Romania in cadrul segmentului de public vizat pentru produsele sau serviciile carora aceasta se aplica, fara a fi necesara inregistrarea, în sensul articolului 6bis din Convenția de la Paris”.

Art. 46, alin. (1) lit. a: “Orice persoanǎ interesatǎ poate solicita Tribunalului Bucureşti, oricând în cursul duratei de protecţie a mǎrcii, decǎderea din drepturile conferite de marcǎ dacǎ: fǎrǎ motive justificate, intr-o perioada neintrerupta de 5 ani, - marca nu a facut obiectul unei folosiri efective pe teritoriul Romaniei pentru produsele sau serviciile vizate, sau dacǎ aceastǎ folosire a fost suspendatǎ pentru o perioada neîntreruptǎ de 5 ani;

Eliminarea din aceste texte normative și a noţiunii de “titular”, aşa cum a fost definitǎ, are drept scop limitarea datǎ inţelesului acestui termen de prevederile art. 3 alin.1 lit. “i” din Legea nr. 84/1998 rep., potrivit cǎrora, titularul unei marci este doar persoana în numele cǎreia este inregistratǎ o marcă în Registrul Mǎrcilor, situaţie în care este exclusǎ marca notorie neînregistratǎ.

1.    Decizia CCR nr. 478 din 18.06.2015 privind excepţia de neconstituţionalitate a disp. art. 47 alin. (3) din Legea nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice.
2. Decizia privind admisibilitatea din 18 septembrie 2007, pronunțată în Cauza Paeffgen GmbH împotriva Germanie
3. Decizia nr. 662 din 11 noiembrie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 47 din 20 ianuarie 2015





Adrian Căvescu este în prezent avocat și consilier în proprietate industrială, domeniu în care lucrează din anul 1999.
În parteneriat cu agenția de proprietate industrială Rominvent S.A. gestionează aspectele litigioase de proprietate industrială ale unui portofoliu relevant de clienți, dintre care amintim doar pe Yum! Brands, McDonald`s, Ecco, John Deere, Lego, etc.
Este specializat pe aspectele juridice privind mărcile, domeniile de Internet, contrafacerea și concurența neloială.


 
 

PNSA

 
 

ARTICOLE PE ACEEASI TEMA

ARTICOLE DE ACELASI AUTOR


     

    Ascunde Reclama
     
     

    POSTEAZA UN COMENTARIU


    Nume *
    Email (nu va fi publicat) *
    Comentariu *
    Cod de securitate*







    * campuri obligatorii


    Articol 68 / 10687
     

    Ascunde Reclama
     
     
     
    BREAKING NEWS
    ESENTIAL
    Ultima zi de înscrieri la seminarul specializat pe Dreptul concurenței, tema Directivei 104 I 2014. LegalEvents.ro închide mâine lista participanților
    LegiTeam: Suciu Popa is looking for lawyers
    LegiTeam: VASS Lawyers is looking for a Junior Attorney
    Dreptul de renunțare la judecată - în afara competenței Curții de Justiție a Uniunii Europene. Nils Whal, Avocatul General al CEJ, a preluat observațiile prezentate de avocații Zamfirescu Racoți & Partners
    Banking & Finance – Avocații Bohâlțeanu & Asociaţii au avut în lucru 6 proiecte complexe de finanțare. Firma a fost lead-counsel în trei finanțări în care au fost implicate mai multe jurisdicții
    Florentin Ispas, Legal Manager al Grupului TBI: Juristul intern este liantul între business și firmele de avocatură, este persoana care definește, clarifică avocatului extern, în detaliu și la un nivel rafinat cerințele clientului intern
    Clifford Chance Badea recrutează un avocat senior specializat în Real Estate și M&A. Adrian Cazan se alătură echipei
    Mareș Danilescu Mareș în asociere cu Dan Lupașcu CA acordă asistenţă juridică în dosarul “Gala Bute”. Client este Rudel Obreja, fost preşedinte al Federaţiei Române de Box
    Litigiile lunii august: Credit Europe Bank lucrează cu șase firme de avocatură. Clienți și dosare noi
    NNDKP își consolidează serviciile în domeniul consultanței fiscale la nivel local
    Iuliana Negoiță (Managing Associate ZRP): Proiectele și clienții companiilor de outsourcing sunt într-o continuă modificare și adaptare. Consultanța juridică în acest domeniu presupune cunoașterea a numeroase arii de practică
    Satul Scandinav - Casele active sau lecţia de viată suedeză (foto)
     
    Citeste pe SeeNews Digital Network
    • BizBanker

    • BizLeader

        in curand...
    • SeeNews

      in curand...